STJ – Informativo 514 do STJ – REsp 1.200.677-CE, 3ª Turma - Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18/12/2012. – 21.03.2013.

Não é possível a realização de “importação paralela” de uísque de marca estrangeira para o Brasil, na hipótese em que o titular da marca se oponha à importação, mesmo que o pretenso importador já tenha realizado, em momento anterior à oposição, “importações paralelas” dos mesmos produtos de maneira consentida e legítima.

O titular de determinada marca estrangeira e o seu distribuidor no Brasil podem firmar entre si um contrato de distribuição com cláusula de exclusividade territorial, de modo que aquele distribuidor contratante detenha a garantia de exclusividade na distribuição dos produtos daquela marca no território brasileiro.

Nesse contexto, ocorre a chamada “importação paralela” na hipótese em que outro distribuidor — que não tenha acordado cláusula de exclusividade na distribuição dos produtos da marca no território nacional — adquira, no estrangeiro — isto é, fora dos circuitos de distribuição exclusiva —, produtos originais daquela mesma marca estrangeira para a venda no Brasil, considerando o fato de que terceiros não estão obrigados aos termos de contrato celebrado entre o fornecedor e o seu distribuidor brasileiro exclusivo.

Nesse caso, a mercadoria entra na área protegida não porque houve venda direta ou atuação invasiva de outro distribuidor, mas porque um adquirente “de segundo grau”, que comprou o bem do próprio titular ou de outro concessionário da mesma marca, revendeu-o no território reservado.

No tocante ao regramento dado pelo sistema jurídico brasileiro às hipóteses de “importação paralela”, deve-se indicar que o art. 132, III, da Lei n. 9.279/1996 proíbe que o titular da marca impeça a livre circulação de produtos originais colocados no mercado interno por ele próprio ou por outrem com o seu consentimento.

Ou seja, permitiu-se a chamada comercialização paralela interna ou nacional, hipótese em que, após a primeira venda do produto no mercado interno, o direito sobre a marca se esgota, de modo que o titular da marca não poderá mais invocar o direito de exclusividade para impedir as vendas subsequentes.

Com isso, a nova Lei da Propriedade Industrial incorporou ao sistema jurídico brasileiro o conceito de exaustão nacional da marca, segundo o qual o esgotamento do direito sobre a marca somente se dá, após o ingresso consentido do produto no mercado nacional, o que implica afirmar que o titular da marca ainda detém direitos sobre ela até o ingresso legítimo do produto no país.

Dessa maneira, o titular da marca internacional tem, em princípio, o direito de exigir o seu consentimento para a “importação paralela” dos produtos de sua marca para o mercado nacional.

Fonte: STJ

STJ – Informativo 514 do STJ – REsp 1.200.677-CE, 3ª Turma - Rel. Min. Sidnei Beneti, julgado em 18/12/2012. – 21.03.2013.

O titular de marca estrangeira e a sua distribuidora autorizada com exclusividade no Brasil devem, solidariamente, indenizar, na modalidade de lucros cessantes, a sociedade empresarial que, durante longo período, tenha adquirido daqueles, de maneira consentida, produtos para revenda no território brasileiro, na hipótese de abrupta recusa à continuação das vendas, ainda que não tenha sido firmado qualquer contrato de distribuição entre eles e a sociedade revendedora dos produtos.

A longa aquiescência do titular de marca estrangeira e da sua distribuidora autorizada no Brasil, na realização das compras pela sociedade revendedora, resulta “direito de comprar” titularizado por aquela sociedade.

Assim, a “recusa de vender” implica violação do “direito de comprar”, nos termos o art. 186 do CC, fazendo surgir, dessa maneira, o direito à indenização.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Apesar do registro validamente expedido assegurar ao seu titular o direito de uso exclusivo da marca em todo o território nacional, ele não constitui óbice à livre concorrência entre produtos autênticos da mesma marca de origens diversas.

A função moderna da marca é distinguir produtos e serviços entre si, de modo que a importação paralela de produtos autênticos em nada afeta os direitos do proprietário da marca.

 A aplicação da técnica da interpretação conforme a Constituição ao art. 132, inciso III, da Lei 9.179/96, enseja a conclusão de que só é vedada a importação paralela de produtos contrafeitos, que imitam, reproduzem ou falsificam fraudulentamente outros de marca registrada.

Sublinhe-se, por outro lado, que o dispositivo legal é nitidamente destinado ao titular da marca e encerra uma proibição: se o produto for colocado no território nacional, por si ou por outrem com seu consentimento, o titular da marca não poderá impedir a sua livre circulação.

A licitude do ingresso do produto no território nacional, portanto, está intimamente ligada ao consentimento do titular da marca. Em outras palavras, havendo o seu consentimento, a importação será permitida. É que os direitos de propriedade industrial protegidos pela Lei nº 9.279/96, como não poderia deixar de ser, encontram limites no nosso ordenamento jurídico, de modo a não obstar outros direitos relevantes, tais como aqueles consagrados no princípio da livre concorrência.

O regramento da importação paralela situa-se, portanto, entre o direito de propriedade industrial - que estimula o progresso tecnológico e, por consequência, o desenvolvimento do sistema produtivo - e o princípio da livre concorrência, pilar da ordem econômica e, ao mesmo tempo, elemento de proteção da coletividade e dos direitos do consumidor.

No caso em apreço, ambas as instâncias de cognição plena, à luz do conjunto fático-probatório dos autos, identificaram a anuência tácita do titular da marca, identificada pela inércia na promoção de medidas destinadas à paralisação das importações realizadas pela ora recorrida, ao longo de aproximadamente 15 (quinze) anos, cujo conhecimento é evidenciado, ademais, pelo longo período de relacionamento comercial estabelecido entre as partes.

É importante observar - que o legislador faz referência ao substantivo 'consentimento', silenciando quanto ao aspecto formal do ato (se tácito ou escrito). O fez, todavia, na pressuposição de que os negócios comerciais, mormente em se cuidando de importação, são realizados às claras, com rigorosa fiscalização da Receita Federal, além da ostensiva exposição da mercadoria para venda ao consumidor, após o desembaraço aduaneiro.

Contudo, a tolerância manifestada pela titular da marca do Brasil, ainda que por prolongado período, não lhe retira o direito de exercer a faculdade que lhe confere a lei, de não mais permitir importações paralelas, de modo que o STJ declarou ilegais somente as importações ocorridas, após incontroversa a discordância do titular da marca.

Fonte: STJ

STJ - Quarta Turma anula registro da marca de salgadinhos Cheesekitos – REsp 1188105 – Ministro Relator: LUIS FELIPE SALOMÃO - QUARTA TURMA - 19.03.2013.

O artigo 292, parágrafo 1º, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC) restringe a possibilidade de cumulação de pedidos aos casos em que o mesmo juízo é competente para conhecer de todos eles.

Embora a Justiça Federal tenha competência para decidir sobre a anulação do registro da marca, não tem competência para decidir a respeito da indenização por perdas e danos, já que esta ação não afeta interesses do INPI (autarquia federal) e, por isso, é de competência da Justiça estadual.

No caso, a autora pretendia cumular duas ações: a primeira a envolver a nulidade do registro marcário, obtido pela empresa ré e efetuado pelo INPI, e a segunda buscando a reparação dos danos alegadamente causados pela sociedade ré pelo uso da marca, isto é, lide que não envolve a autarquia. 

Destarte, como o artigo 292, § 1º, II, do CPC restringe a possibilidade de cumulação de pedidos, admitindo-a apenas quando o mesmo Juízo é competente para conhecer de todos e o artigo 109, I, da Constituição Federal prevê que compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou opoentes, é descabida a cumulação, sob pena de usurpação da competência residual da Justiça Estadual.

A finalidade da proteção ao uso das marcas - garantida pelo disposto no art. 5º, XXIX, da CF/88 e regulamentada pelo art. 129 da LPI - é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido quanto à procedência do produto (art.4º, VI, do CDC).

A possibilidade de confusão ou associação entre as marcas fica nítida no caso, pois, como é notório e as próprias embalagens dos produtos da marca "CHEE.TOS" e "CHEESE.KI.TOS" reproduzidas no corpo do acórdão recorrido demonstram, o público consumidor alvo do produto assinalado pelas marcas titularizadas pelas sociedades empresárias em litígio são as crianças, que têm inegável maior vulnerabilidade, por isso denominadas pela doutrina - o que encontra supedâneo na inteligência do 37, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor - como consumidores hipervulneráveis.

O registro da marca "CHEESE.KI.TOS" violou o artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial e não atende aos objetivos da Política Nacional de Relações de Consumo, consoante disposto no artigo 4º, incisos I, III e VI, do Código de Defesa do Consumidor, sendo de rigor a sua anulação.

LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996.  Art. 124. Não são registráveis como marca:        XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

LEI Nº 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990. Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995):

I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores;

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;

Fonte: STJ